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张露壬:OEM涉外贴牌加工中商标侵权问题的探析
发布日期:2018-07-04

OEM是“Original Equipment Manufacturer”的英文缩写,是我们通常所说的贴牌加工,俗称代工,其主要模式为:委托方是在其本国内享有合法的注册商标所有权人,但在中国没有注册该商标或是该商标为中国其他企业注册所有,委托方委托中国国内的厂商制造其指定的产品,并在这些产品上附上委托方的商标。加工完成的产品并不在中国销售,而是全部销往委托方所在国。


随着经济的全球化的发展,企业为了追求利润的最大化,品牌拥有者通常会选择以合同方式委托劳动力成本较低的厂商生产产品,如果委托方在境外,则生产厂商就是涉外OEM厂商。众所周知,中国目前已是全世界最大的OEM基地,对我国企业来说,在对贸易顺差贡献重要力量的同时,也可通过OEM快速学习国外先进的管理方法和生产制造技术,熟悉国际市场环境,对促进我国企业增长、企业发展具有重要意义。


那么随着OEM迅猛发展,因OEM产生了大量的知识产权侵权尤其是商标侵权问题,实务中对涉外贴牌加工的商标侵权问题的处理方式也较为复杂,且并未形成一个统一的司法的意见。



一、构成侵权的司法观点


目前我国法院及行政机关在认定涉外贴牌加工企业商标侵权案件中,援引的法规为《商标法》第57条的规定,即未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属于侵犯注册商标专用权。另外,对外贸易经济合作部与国家工商局联合发布的《关于对外贸易中商标管理的规定》第10条规定:“对外贸易经营者在从事进出口活动中,对他人指定或者提供使用的商标,应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件,并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似,其商品的包装、装潢也不得与他人已在我国使用的包装、装潢相同或者近似。”


那么,个人认为,以上观点认为贴牌加工构成商标侵权更趋于“形式主义”的保护模式,贴牌的商标在形式上与国内注册商标相同或近似,那么即构成商标侵权。


在斯皮度控股公司与温州路加贸易有限公司、科纳森光学产品贸易和代理有限公司商标侵权纠纷中【(2014)浙知终字第25号】,浙江省高院做出如下认定:


1、根据一审查明的事实,路加公司公司获得了巴西注册商标人的合法授权在境内生产和出口给巴西市场案涉的产品,其模式从形式上符合涉外贴牌加工也即是“国内加工方接受境外委托方的委托,按境外委托方指定的商标生产产品,并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售”的特征。


2、法院认为,路加公司辩称的其贴牌加工行为只是在产品制造加工环节出现,并未进入国内的消费流通领域与国内消费者见面,不会造成相关公众对商品来源的混淆,不属于商标性使用的主张,实质上是将贴牌加工行为从整个商品生产、流通环节孤立出来,忽略了贴牌加工的产品其本质属性就是用于销售的商品。其次,《中华人民共和国商标法》中有关注册商标的使用并无对贴牌加工做出例外规定,即贴牌加工行为亦应受《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项的规制,属于商标使用行为。


3、结合本案事实,路加公司接受委托贴牌生产的产品使用了与斯皮度公司在本案主张的第G598991号和第157551号商标相同及相似的商标,且贴牌生产的方式属于商标使用行为,侵犯了斯皮度公司的注册商标专用权。


综上可以看出,浙江高院认为贴牌加工的模式虽然产品未在国内市场流通,但生产行为仍然属于商标性使用,仍然是在“形式上”严格准用《商标法》第五十七条的规定


二、不构成侵权的司法观点


从商标功能的本质出发,其功能是用于区别商品来源,以防止相关消费者对商品或服务来源产生混淆,其基本功能在于商标的识别性。因此,判断是否构成商标侵权的关键,应当是以是否造成了相关公众对商品或服务来源发生混淆。


在浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司与浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权再审案件中【(2014)民提字第38号】,最高人民法院认为:亚环公司受储伯公司委托,按照其要求生产挂锁,在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥,该批挂锁并不在中国市场上销售,也就是该标识不会在我国发挥商标的识别功能,不具有使我国相关公众对该贴牌商标与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。因此,亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为


基于上述判决,最高院也对涉外OEM厂商的运作模式是否构成商标侵权提供了指导性意见,即单纯的物理贴附不属于商标性使用


三、要点分析


1对于是否构成“商标侵权”应当从商标的识别功能、相关公众是否混淆商品来源的实质意义上出发


商标法及相关司法解释所列明的商标侵权行为,仅仅是对某种商业行为的外在描述,是作为判定其是否构成商标侵权的一种参考,仅仅是一种形式,而非实质。法律的正确适用方法,应该是在形式要件符合的情况下,还要再去探究该行为是否为立法目的的意图要去规制的行为。商标的本源是用于区别商品来源防止混淆,目的在于保护消费者及商标权人的利益及维护公平竞争。



笔者认为,与著作权不同的是,商标权具有地域性的限制,不发生域外效力,如生产的商品没有使得一定领域内的相关消费者与权利人的商品来源产生混淆,也未剥夺权利人在相关领域的市场份额,就不应当认定为商标侵权。


2从权责对等的意义上出发


根据《侵权责任法》第六条规定,其构成要件有四:(1)有违法行为;(2)有损害事实;(3)违法行为与损害后果之间有因果关系;(4)行为人主观上有过错。


首先,涉外OEM贴牌加工,是一种加工承揽行为,承揽人按照定做人的要求,完成工作,交付劳动成果,并给付相应报酬的合同行为。OEM厂商获得的利益仅仅是劳务合同报酬,并非是从制造的商品销售利润中获取利益,其加工行为具有合法性;


其次,加工的产品并未在国内市场上流通,而是直接销往国外,不会造成国内的消费者的混淆误认,既并没有侵害国内商标权利人的利益也没有使得公共利益受到损害;


再次,从主观上,OEM厂商应当尽到加工承揽人的相应义务,主观上没有过错。但是在实践中,厂商如何尽到合理审查的义务,也并没给出明确的司法标准。


综上,从侵权原理出发,如单纯仅从形式上判定标识的相同及相似性,仅就物理贴附行为认定为侵权,但厂商并未从产品流通中产生的利润中获利,权利人也未受到损害,却要求厂商因此承担赔偿责任,未免权责不对等,有失公允。


3如贸然认定OEM厂商的侵权责任,将滋生“恶意抢注商标”的不诚信行为


鉴于一些国外的委托方只在其本国注册了商标,并未在中国领域注册相应商标,一些恶意商标抢注人只要在国内注册了与OEM加工中的相同或相似商标,就可以提起相关侵权赔偿。如对注册商标进行海关备案后,恶意申请海关查扣,妨碍国外定做方正常进出口,并迫使其高价购买国内注册商标。如此种种,若不对恶意抢注商标的行为进行扼制,就容易滋生大量不诚信的行为,反而严重打击我国OEM行业的发展,将对我国的贸易产生负面影响。



笔者认为,在案件审理中,应当审查涉案商标的取得是否遵循了诚实信用的基本法律原则,如恶意抢注了国外权利人的商标后反过来制约在先合法使用的国外权利人,这是典型的不诚信行为,不应当被保护。


四、结语


中国作为全球主要的制造业大国之一,OEM贴牌加工模式对中国的经济发展产生着重要的影响,通过此途径,不仅可以使国外委托方降低生产成本,还可以使得我国相关厂商学习国外的先进技术,促进我国知识产权行业的发展,达到互利共赢的目的。当然,任何事物必定都是一把双刃剑,产生利好的同时,必然也会带来一些不利影响。近年来,我国因OEM厂商产生大量侵权纠纷,在司法实践中裁判观点也是大有不同,并未形成一个统一标准。



笔者认为,从宏观角度出发,司法应当保护相关权利人的利益以及公众利益,同时也应当兼顾行业的健康发展,司法不应当沦为某些恶意注册人抑制竞争对手、采取不诚实竞争行为的武器,故而在认定“OEM”模式是否构成侵权的问题上,应当从实质大于形式的角度出发,兼顾各方的公平利益。



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■ 作者简介

张露壬,北京德和衡(上海)律师事务所律师,曾任职中国信贷控股有限公司(HK8207)法务主管、银来投资集团法务。执业以来,致力于房地产、知识产权及互联网金融法律服务,并积累了丰富的行业经验。曾先后为台湾太平洋建设集团、中建二局西南分公司、重庆机电集团等企业提供优质的法律服务。


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