德衡律师集团首席品牌官 王海军

前段时间,北京德恒律师事务所(以下简称“北京德恒”)通过其微信公众号以及相关媒体炒作其所名字号与山东德衡律师事务所(以下简称“山东德衡”)注册的“德恒”商标之争,一时竟令业内外人士真假难辩、对错难分。而山东德衡从“和为贵”及“事实与判决胜于雄辩”等角度考虑,也未急于正式回应。但是,毕竟还是有不少媒体和客户通过正式或非正式渠道一直要求了解相关情况,德衡律师集团内的律师们也建议公开公布事实真相。山东德衡合伙人会议认为有必要对前前后后的全部是非曲直予以全面披露。

事件起因应回溯到2013年2月,北京德恒在事前毫无征兆的情况下,突然在北京市西城区人民法院以山东德衡为被告提起商标侵权诉讼。其诉称山东德衡1996年4月1日申请并获得注册的“德恒及图”商标应属于北京德恒,山东德衡构成侵权。弄得自1995年即与中国律师事务中心“离婚”分家的山东德衡一头雾水。后来才了解到,北京德恒之所以首先发难针对商标注册权利人提出这起无厘头的商标侵权诉讼,是因为其在成立20年时才想起要在国家商标局申请注册“德恒”和“DEHENG”相关商标,因与山东德衡在先商标冲突而被驳回(山东德衡在商标驳回案件中不是当事人故对此并不知情,可详阅北京一中院和北京高院关于商标驳回的行政诉讼案件)。这一起诉,显然激怒了山东德衡的创始人栾少湖。随后,在中国律师界颇有威望的栾少湖亲自出马对此案及其有偏袒北京德恒嫌疑的西城法院、北京市司法局予以抨击,并对中国律师事务中心成立时挪用法制日报社国有资产200万并涉嫌贪污的事情要求彻查追缴(栾少湖曾任中国律师事务中心主任助理)。

北京德恒及其主任王丽女士(曾任中国律师事务所中心副主任)大惊失色并绝地反击。后北京德恒陆续针对山东德衡一系列商标提出商标异议、商标撤三、商标无效等商标确权案件,山东德衡更是针锋相对,除了积极应对上述案件外,还依据其享有的多个商标权起诉北京德恒商标侵权,意图在于让北京德恒对其中英文字号进行规范性使用,不得单独和突出使用,从而避免客户混淆。一时烽烟四起,截止目前,双方互相提起的这些案件有32件(商标侵权诉讼一审6件,二审6件,再审1件,商标异议6件,异议复审6件,行政诉讼5件、商标撤三申请3件、商标无效1件)。上述案件中商标确权案件山东德衡均取得了胜诉,商标侵权案件因北京德恒将宣传册的制作和出具推给了其下属的北京德恒律治知识产权代理有限公司,现有判决认定该知识产权公司构成侵权而北京德恒并不构成侵权,但仍掩盖不了其败诉的实质。

为了便于媒体、客户与业内外人士整体了解上述案件情况,现将全部案件具体情况及笔者的点评看法综述如下:

一、北京德恒诉山东德衡“”商标(下称“德恒及图”商标)侵权案

该案于2013年2月26日由北京西城法院受理,北京德恒诉求:1、判令山东德衡停止侵犯“德恒”商标专用权行为;2、判令山东德衡将“德恒及图”商标的注册人立即变更为北京德恒;3、判令山东德衡赔偿北京德恒经济损失人民币玖佰万元(后变更为480万元);4、判令山东德衡承担本案诉讼费。

山东德衡收到西城法院的应诉材料后在答辩期内提交了答辩状,主要答辩理由是:山东德衡的前身是1993年12月成立的“中国律师事务中心青岛德恒律师事务所”,按当时法律该律所属于独立非法人单位。(点评:可见老公安栾少湖当时即具有独立防变意识。)1995年8月该律所按照司法部清理整顿中国律师事务中心的指示,与中国律师事务中心完全脱钩并更改名称为“青岛德恒律师事务所”,并在1996年4月1日以 “青岛德恒律师事务所”名义申请商标注册。“青岛德恒律师事务所”将其“德恒”字号与代表“口诛笔伐”寓意的图形相结合申请商标注册具有正当性和合法性。此后数年,该商标经持续使用并连续多次被评为山东省著名商标。(点评:可见山东德衡的法律意识和商标观念明显高于一般)。1999年司法部开始在全国范围内检索律所名称不允许重名,尽管“青岛德恒律师事务所”先于“北京德恒律师事务所”使用“德恒”字号,并拥有“德恒”注册商标,但北京德恒利用北京先于全国各地首轮选取律所名称之地利优势,在把“中国律师事务中心”更名时,却恶意抢占“德恒”商标作为其律所字号名称。(点评:将明知他人的注册商标强取为自己的商号,若不属“自杀”,也纯属“无事生非”)。因此“青岛德恒律师事务所”奋起抗争,但在长袖善舞的北京德恒协调下,青岛德恒律师所不得已更改名称字号将“德恒”改为同音字“德衡”。但从此却埋下了祸根,倔强的栾少湖一手决定将“德衡”作商标保护,另一手仍将“德恒”商标保持合法持有注册,其用意尽在不言中。(点评:可见山东德衡在所名字号问题上碍于司法部情面做出过让步,但其在商标权方面没有做出任何的让步。)

本案审理过程中,恰逢山东德衡创始人栾少湖在成功主政20年后,转做德衡集团董事长。强人的退出,无疑为诉讼调解留出了足够的空间。于是,在法官主持下,双方开始法庭调解。最后一次山东德衡表达的调解意见一是北京德恒认可相关商标权益归属山东德衡,二是北京德恒支付300万元转让费后,可将“德恒”相关商标转给北京德恒,但因北京德恒只答应前者一,对后者二却只同意支付30万元,故双方未能达成和解。

该案历时近两年时间,西城法院最终裁定认为无论本案是权属之争还是侵权之诉,律所包括分支机构设立、组成、管理是否规范,律所转制过程中财产如何清算等问题的解决应通过有关司法行政部门依据当时的法律、法规和政策予以处理,而非人民法院受理案件范围,人民法院无从评判,依法驳回北京德恒的起诉。

在上诉期内,北京德恒与山东德衡均提起上诉,该案由北京知识产权法院二审。二审法院认为律所包括分支机构设立、组成、管理是否规范,律所转制过程中财产如何清算等问题的解决应通过有关司法行政部门依据当时的法律、法规和政策予以处理的做法并无不当,裁定驳回北京德恒的上诉,维持原裁定。

该案是北京德恒发起的与山东德衡系列商标案的第一起,也是最关键的导火索案件。它是在山东德衡二十年前就已申请并取得“德恒及图”商标证情况下,北京德恒反而提起诉讼认为山东德衡侵犯了它的商标权,也就是说北京德恒在根本没有提起商标侵权诉讼基础的情况下,仍提起该案且被北京西城法院立案的确令人匪夷所思,这属于典型的恶意知识产权诉讼行为。北京德恒在明知没有法律依据的情况下,提起该诉讼的目的无非是想在道德上扣给山东德衡“非法窃取”德恒商标的帽子,而事实上西城法院多次奔波山东查遍山东省司法厅和青岛市司法局档案也从未查到北京德恒主任王丽在山东德衡建所之初派驻到该所的任何合法材料,反而是暴露出尚有公职律师身份的王丽等人当年肆无忌惮地四处非法挂名派驻、伸手要钱等问题。(点评:山东德衡注册“德恒”、“德衡”和之后注册“德和衡”、“德和”等相关商标的事实证明,它在确定律所字号后就会及时将律所字号申请为商标,栾少湖为首的山东德衡合伙人无疑是敬畏和重视知识产权的。)此外,笔者在代理案件过程中,还发现一封令人啼笑皆非的信函。该信函是王丽写给栾少湖的,信文证明:德恒的名称确实是由栾少湖首先想出来的。其实,最早在1993年8月,栾少湖从青岛市公安局辞职下海,创办青岛德恒律师事务所时,为回应社会与警界对其辞官“下海捞钱”的非议,将“名利短暂,道德永恒”作为立所之本的考虑起名为“德恒”。

二、在北京德恒首先发难的情况下,为了阻止北京德恒继续使用山东德衡的商标并防止客户混淆,彰显或强化山东德衡对相关商标的权属,山东德衡不仅针对上述案件提起反诉,还利用山东德衡享有包含“DEHENG”元素的两商标在西城法院起诉北京德恒商标侵权

1、山东德衡反诉北京德恒“德恒及图”商标侵权案

“山东德衡反诉北京德恒侵犯“德恒及图”商标专用权”,诉请主要是要求北京德恒停止侵权、消除影响、赔偿损失等。北京德恒辩称,对“德恒”的中英文字号都享有在先使用权,是合理使用。

本案争议焦点是北京德恒在其官方网站及宣传册等方面上使用“德恒”及“Deheng”是否享有合法的在先权利并作为企业字号合理、规范使用。西城法院最终认为北京德恒对中文“德恒”及“Deheng”英文标识均依法享有在先使用的权利,且作为字号在其官方网站、散发的宣传册上的使用范围得当、形式合理、拼写规范,不足以使相关公众产生误认,应当依法有权继续合法使用,故驳回山东德衡的诉讼请求。山东德衡提起上诉后,二审法院维持了一审判决。

2、山东德衡诉北京德恒侵犯山东德衡第3681101号“德衡DEHENG”,第6917600号“”商标(下称“德衡律师Deheng Law Firm及图”商标)专用权案件

1)关于第3681101号“德衡DEHENG”商标,山东德衡诉求停止侵权、变更英文名称、变更域名、消除影响、赔偿损失、支付合理支出等。北京德恒辩称其合法享有在先“德恒”及英文字号权,域名也合法在先使用。本案焦点是北京德恒在其官方网站及宣传册上使用英文标识“DeHeng”是否享有合法的在先权利,并合理、规范使用。

西城法院判决认为:北京德恒对涉案“DeHeng”标识享有在先权利,无单独突出使用,使用形式合理、规范,不足以使相关公众产生误认。对于域名,以不属于西城法院管辖为由不加评判。判决驳回山东德衡诉讼请求。

北京二中院二审认为:北京德恒对“deheng”享有在先名称权,不会产生混淆,未认定突出使用“DEHENG”的宣传册是北京德恒的行为,认为宣传册上突出使用“DEHENG”是北京德恒律治知识产权有限公司的行为。对于域名“dehenglaw.com”的注册时间早于涉案商标授权公告日;对于域名“dehengip.com”,属于北京德恒律治知识产权代理有限公司,与北京德恒无关。以此,驳回山东德衡上诉,维持原判。

2)针对第6917600号“德衡律师Deheng Law Firm及图”商标, 无论是山东德衡诉求和北京德恒答辩,还是西城法院和北京二中院的判决与前述第3681101号“德衡DEHENG”商标侵权案基本一致。

这两个山东德衡提起的商标侵权案件尽管败诉了,但达到了对外宣示山东德衡享有“DEHENG”相关商标权的目的,针对二审法院作出的北京德恒律治知识产权代理有限公司(北京德恒知识产权团队成立的,以下简称“北京德恒律治公司”)在宣传册上突出使用“DEHENG”的认定,山东德衡又向西城法院提交了两诉状,但西城法院以各种理由拖延两案的立案,直至立案登记制实施后方获得立案。同时,山东德衡也基于北京德恒也在宣传册上进行了署名,针对原二审判决向北京高院申请了再审。

3)山东德衡诉北京德恒侵犯山东德衡第3681101号“德衡DEHENG”商标侵权案件,向北京高院申请再审。

在此案的一二审期间,北京德恒以宣传册为北京德恒律治知识产权公司出具宣传为由进行答辩,法院也以宣传册为案外人员出具宣传与本案件无关,不予评判。在后续“德恒及图”商标侵权案件庭审中,北京德恒的代理律师承认宣传册为北京德恒散发使用,在庭审笔录及判决书认定中均予以记录,在复印庭审笔录后以发现新证据为由依法向北京市高级人民法院申请再审。2015年11月6日,北京高院回避评判宣传册是否由北京德恒散发以及宣传册中“DeHeng”是否属于商标性使用这一关键事实,而是简单引用原审判决认为北京德恒享有在先商号权属于合理使用而驳回山东德衡的再审申请。(点评:北京高院对于知识产权案件的再审审查应学习最高人民法院,由专业的知识产权庭进行审查而不是由审监庭进行审查。)

三、山东德衡诉北京德恒律治知识产权代理有限公司侵犯山东德衡第3681101号“德衡DEHENG”,第6917600号“”商标(下称“德衡律师Deheng Law Firm及图”商标)专用权案件

如前所述,山东德衡在诉北京德恒商标侵权案件中,北京德恒辩称宣传册是北京德恒律治公司制作并散发的,故山东德衡又以北京德恒律治公司为被告向西城法院提起商标侵权诉讼。

1)关于第3681101号“德衡DEHENG”商标,山东德衡诉求停止侵权、消除影响、赔偿损失、支付合理支出等。北京德恒律治公司辩称其使用德恒的中英文有合法来源,其次,其使用德恒中英文为合理使用 。

本案焦点是北京德恒律治公司在其官方网站及宣传册上使用英文标识“DeHeng”是否享有合法的在先权利,并合理、规范使用。

西城法院认定,北京德恒律治公司通过合同许可的方式从北京德恒获得“DeHeng”在先名称权,跨越了法律规定的“原使用范围”;其次,北京德恒律治公司名称中起主要识别作用的部分为“德恒律治”,对应的英文名称或拼音应为“DEHENGLVZHI”,因而在网页和宣传页上使用“deheng”不合理。一审判决北京德恒律治公司停止使用带有“deheng”字样的宣传册;在网页上删除“deheng”字样;赔偿山东德衡经济损失五万元;驳回其他诉讼请求。

案件二审由北京知识产权法院副院长宋鱼水主审,二审法院认为北京德恒律治公司在宣传册和网页上单独突出使用“deheng”,构成商标法上的使用,从而构成侵权,同时认为律师事务所或其授权的公司在使用字号时应规范使用全称即“地理名称+字号+行业名称”,从而避免与他人商标权冲突。最终,二审裁定维持了原一审法院关于侵权成立的判决。

2)针对第6917600号“德衡律师 Deheng Law Firm及图”商标, 无论是山东德衡诉求和北京德恒律治公司答辩,西城法院的判决与前述第3681101号“德衡DEHENG”商标侵权案基本一致,二审法院也以相同的理由维持一审判决,即要求北京德恒律治公司停止在宣传册和网页上单独使用“deheng”,并赔偿山东德衡人民币5万元。

四、除上述商标侵权诉讼案件,北京德恒还针对山东德衡注册的前述“德恒及图”“德衡DEHENG”商标以连续三年未使用为由申请商标撤销,对“德衡律师Deheng Law Firm及图”商标提起商标无效申请,对山东德衡申请的已经过商标局初审核准公告的六个“德和衡”相关商标提起商标异议、商标异议复审以及商标异议复审行政诉讼

(一)“德恒及图”商标撤销案

北京德恒针对“德恒及图”商标,以山东德衡连续三年未使用为由提出撤销该商标,山东德衡在法律规定时间提交了商标使用的证据,且在北京德恒提起的“德恒及图”商标案中,山东德衡提出撤销该商标与依据该商标提起侵权诉讼相互矛盾,西城法院说服北京德恒撤回了针对该商标的撤销申请。

在“德恒及图”诉讼案件结束后,2014年12月15日北京德恒再次针对“德恒及图”商标,以山东德衡连续三年未使用为由提出撤销该商标,山东德衡在法律规定时间提交了商标使用的证据。2015年7月27日商标局针对“德恒及图”商标作出决定,认为山东德衡提交的使用证据有效,驳回北京德恒律师事务所的撤销申请,“德恒及图”注册商标不予撤销。

(二)“德衡DEHNG”商标撤销案

2015年6月26日北京德恒再次针对“德衡DEHNG”商标,以山东德衡连续三年未使用为由提出撤销该商标,山东德衡在法律规定时间提交了商标使用的证据。(使用证据于2015年10月27日递交到商标局)。

(三)“德衡律师DEHENGLAWFIRM1993D”商标无效案

北京德恒于2015年6月26日对“德衡律师Deheng Law Firm及图”提起商标无效申请,理由:损害其“德恒”及“DEHENG”在先企业名称权;“德恒”商号具有知名度;该商标是对其知名商标的抢注。山东德衡已在答辩期内提交了答辩理由及相应的证据。

(四)件六商标异议案

北京德恒针对山东德衡申请的六个初审商标,在公告期内,陆续提起商标异议。被提起商标异议的商标如下:第8428643号“”商标、第8505302号“”商标、第8851444号商标、第8851445号商标、第8851447号 商标、第8851448号商标。主要异议理由是:被异议商标与北京德恒在先使用并具有较高知名度和影响力的“德恒”商标近似;被异议商标的申请注册损害了北京德恒对“德恒”享有的在先商号权。

上述商标异议案件,在答辩期内,笔者代理山东德衡提出了答辩意见。主要答辩意见:“德恒”为异议人的商号而非商标;异议人并未获得(或获得过)“德恒”、“德衡 DEHENG”及与被异议商标相近似的商标专用权;被异议商标的申请注册未损害异议人享有的在先商号权。

最终,商标局认定山东德衡申请注册的上述商标商标符合《中华人民共和国商标法》的相关规定,并未侵犯北京德恒所谓的未注册商标权和企业名称权,从而依法裁定对山东德衡申请的上述商标予以核准注册。

(五)上述六件商标异议复审案

北京德恒对商标局作出的上述裁定不服,向商标评审委员会提起复审,申请复审的主要理由:被异议商标的注册申请损害了申请人“DEHENG”及“德恒”享有的在先企业名称权;早在被异议商标申请日前,申请人第11448101号“德恒”商标(事实上该商标还未获得注册)已在相关公众中享有极高的知名度和影响力,符合《中华人民共和国商标法》第十四条规定的驰名商标认定因素;在与北京德恒名下相同或类似的服务上申请注册的被异议商标是对北京德恒在中国注册的驰名商标的复制、模仿,被异议商标的注册和使用极易导致相关公众的混淆;被异议商标是山东德衡通过不正当手段对北京德恒已经使用并具有较高知名度商标的抢注。山东德衡答辩的主要理由:北京德恒的异议复审理由及法律依据超出了原异议的范围;被异议商标与“德恒”和“DEHENG”不构成近似;北京德恒未提供证据证明已将“德恒”和“DEHENG”作为未注册商标进行使用,更谈不上是驰名商标;山东德衡是“德恒及图”和“德衡DEHENG”等在先商标的商标权利人。

最终,商标评审委员会认定山东德衡申请注册的上述商标符合《中华人民共和国商标法》的相关规定,被异议商标予以核准注册。

(六)商标异议复审行政诉讼案件

北京德恒对商标评审委员会作出的上述商标异议复审裁定书不服,对前述与“德和衡”相关的五件商标以商评委为被告提起行政诉讼,理由与异议复审时理由相同。

北京一中院经审理认定,北京德恒提交的证据材料大部分在被异议商标申请注册之后,无法证明“德恒”字号在被异议商标申请注册日之前经使用具有一定知名度,而被异议“德和衡”相关商标均与“德恒”字号有一定区别,不构成相同或相似商标。在案证据不足以证明在被异议商标申请注册前“德恒”作为未注册商标进行使用并已达到驰名商标程度。故北京一中院均做出维持商评委的裁定,商标予以核准注册。北京德恒不服向北京高院上诉,目前该案已二审开庭,庭审中山东德衡提出北京德恒在之前的案件中一直主张“德恒”是作为字号使用而非作为未注册商标使用,这也是之前判决北京德恒未构成商标侵权的主要原因,北京德恒于是当庭撤回“德恒”是其未注册驰名商标这一理由。案件尚未作出二审判决。

如果说山东德衡注册的“德恒及图”、“德衡DEHENG” “德衡律师Deheng Law Firm及图”这三个商标是高悬在北京德恒头上的一把利剑,因为北京德恒只要存在单独或突出使用“德恒”或“deheng”的情形,将会侵犯山东德衡的商标权,因此北京德恒通过商标撤销或商标无效的手段意图从根本上消除商标侵权风险尚在意料之中。但北京德恒对山东德衡注册的“德和衡”相关商标提出异议则令人费解,因“德和衡”作为字号的北京德和衡律师事务所早在五年前就通过北京司法局核准予以合法注册,说明司法行政机关并不认为“德恒”与“德和衡”是构成近似的。此外,北京还有“北京恒德律师事务所”和“北京德鸿律师事务所”、“北京得泓律师事务所”等在读音上更相似的字号,北京德恒却唯独对“德和衡”提出异议,这是其滥用诉权的又一例证。

目前,“德衡VS德恒”系列商标字号纠纷案仍在继续中,北京德恒依仗其在官方愈发红得发紫的形象,在被山东德衡打得理屈词穷后,必将利用北京势力,加大对德衡律师集团旗下中国新生代海归律师主持的北京德和衡律师事务所“德和衡”和“DHH”等商标与字号发起新一轮围剿。这一次鹿死谁手,虽然法理明显,但如今却世事难料。

(本文所述案件另一代理律师王晓对本文也有贡献)

山东德衡律师事务所

2016年2月24日