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本文作者:王中

                工程招投标中知识产权保护的几个法律问题

                       山东德衡律师事务所  王中

    《中国知识产权报》2月23日和3月2日的两期“维权周刊”,专题刊发了有关“招投标中知识产权保护”的文章。现借本文和各方专家讨论。
    一、工程招投标中知识产权的性质与权利归属
    工程招投标中知识产权,包括工程图纸、工程图表和数据、工程模型、技术方法以及文字描述等。其涉及的知识产权种类有版权、专利、商业秘密等权利,此外还有专利申请、布图设计、新工艺、施工方法等。而最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中技术合同的“技术成果,是指利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案,包括专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等”。
    由此可见,工程招标中知识产权,仅用《合同法》的“技术成果”是不能所囊括的,因为技术成果至少不包括工程图纸等版权;同时应该看到,工程招投标中的知识产权,除了包括“技术成果”的专利、技术秘密外,并不包括技术成果的新工艺、新材料等。也就是说,“工程中的知识产权”这个称呼,并没有完全覆盖工程招投标中的所有技术内容。《合同法》的“技术成果”和“知识产权”是两个既有交叉而不能完全等同的概念。基于此,我认为讨论的范围,最好不局限于工程招投标的知识产权保护范围,也应重视与知识产权密切相关的有关技术方案的保护,从而能为建筑企业和相关部门提供较全面的保护视角。为了表述方便,下文仍以知识产权来概括表达。
有关工程招投标中的知识产权的权利归属和转移,是解决此类纠纷的依据和关键。我认为在不同阶段是受不同因素影响的。我并不认为,投标书中的知识产权始终由投标人享有;也不认为招标书“投标方案归招标方所有或使用”一定无效。
    显而易见,投标书在没有送达招标人生效之前,投标书中的知识产权并不会发生归属招标人或发生权利转移给招标人的情况。因为投标书本身是要约,根据《合同法》规定,标书是到达后才生效的,任何一个投标书没有送交前或送交时都是完全可以撤回的。这个时候,单方面的要约行为不会形成合同,对招标方没有法律影响,因此也就不会发生投标书中的任何知识产权权利的转移。但是投标书送达招标人依法生效后,情况就不一样啦。投标书生效后,就是一份不可撤销的要约,直到投标书失效(如到期或被拒绝等)前,这就要受不同情形的法律约束,这对投标书中的知识产权的权利是否转移可能产生影响。因为不论招投标工程主合同是否成立,关于招投标中的知识产权的约定(合同)都是相对独立不受影响的,比如在招投标书中关于“投标方案归招标方所有或无偿使用”条款,就是关于知识产权附属合同的主要表现形式。因此招投标中的知识产权纠纷,我更倾向把它们放在附属合同或“准合同”的角度考虑,依据《合同法》和知识产权法来解决。工程招投标中的知识产权是否发生转移,要看双方约定和法律规定的条件来判断。也就是说,投标书中的知识产权,既然送达生效前并不属于招标人,那么除非招标人能证明有合法合同或法律规定依法受让了该知识产权,否则该知识产权权利不发生转移,非法使用就构成侵权。
    二、招投标书中知识产权的转移和使用
    1、招标书中“无论中标与否,投标方案归招标方所有或无偿使用”条款是否一定无效?
    这个条款确属招标人利用其优势地位订立的格式条款,但未必此类优势条款就构成显失公平和滥用权利,我认为要根据具体情况具体分析。
    第一,未中标者的知识产权,是否归招标方所有或使用?这要根据招标人给予的经济补偿来考虑。总的判断原则是,严格审查这种知识产权转移所有权的约定,适当审查有偿使用许可的约定,原则上禁止无偿使用的约定。
    未中标者的知识产权,如果是招标人没有任何经济补偿的,“归招标方所有或无偿使用”的约定,应当是无效的,除非是经过投标人明确表示同意的。因为这种没有任何对价的条款,显然符合《合同法》第39条、第40条的禁止规定:违背公平原则,排除对方主要权利。如果象报道的那样,招标人给予未中标的单位1万元补偿来换取使用权,该约定是否有效,就要根据该价格是否和知识产权的价值相适应来判断。价格补偿构成显示公平的可以主张撤销,也可以重新谈判补偿标准,判断的基本依据就是参考市场所有权转让价格或使用许可的价格标准。否则招标人擅自使用构成侵权,可以要求按照市场价格赔偿。鼓励给予未中标单位的知识产权使用的经济补偿,既可以弥补未中标单位设计者的心血,也可以完善该工程的设计,对双方经济利益和社会利益都有好处,应当是值得鼓励的。
    第二,中标者的知识产权,是否归招标方所有或使用?首先,对于中标者允许招标者无偿使用问题,因为实践中工程招标不象形象工程的无偿招标,中标后的中标人都有一定的利益和报偿,不存在无偿使用问题,因此这里无需讨论。如果约定无偿使用,我认为已经在招标中明确并属于社会公益项目的,该约定有效;如果不属于社会公益项目而是商业项目,该约定无效。
    其次,关于知识产权所有权转移给招标方的问题,这是有较大争论的。这不仅涉及合同约定,还涉及相关知识产权权属规定以及登记过户问题。
    比如:投标书中的知识产权,在中标后,能否按照“委托”法律关系来判断归属?能否按照《合同法》“技术开发”法律关系来判断归属?本文在此不予详细论述,我的观点是不能按照委托关系来判断权利归属,但可以参照《合同法》“技术开发”法律关系来判断处理权利纠纷,因为这种知识产权附属合同是与技术开发合同最相类似的合同,根据《合同法》第124条规定可以参照其使用。当然,没有满足知识产权法规定的登记过户条件的,按照其规定的法律效力来处理。
    2、中标者能否再次重复使用该知识产权?
    据报道,北京一起房地产“克隆”官司引起了建筑界、法律界的共同关注。“枫丹丽舍”与“森林大地”因为建筑设计、工程图纸相似而走向法庭。假如一家建筑设计院中标后,能否再次使用该知识产权进行其他投标?这不仅要考虑知识产权的归属,还要考虑知识产权的权利限制,这仍然需要根据具体种类和使用目的来判断,不能一概而论。
    工程投标书中的知识产权,如果在中标后仍然属于中标人,有的部分完全是可以而且应该能够再次重复使用的,比如专利和技术秘密;有的部分根据特约专有使用目的就是不能再次使用的,比如建筑外观设计,这是软约束,应该在双方正式签订合同时约定独家使用或转让的期限。《著作权法》第17条规定:“委托作品著作权属于受托人情形的,委托人在约定的使用范围内享有使用作品的权利,双方没有约定使用作品范围的,委托人可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品。”比如城市形象标志、标志性建筑物设计招标,即使没有约定专有使用,根据双方已知的使用目的,也属于专有使用,这类设计就不能由中标方重复使用或模仿。在实践中发生的“克隆”或“模仿”的建筑项目,可以参考美国判例“实质相近”的观点判断是否侵权,案例见美国Value Group 诉 Mendham Lake Estates。
    三、“投标标书侵犯知识产权的,与投标方无关”吗?
    这条约定不能对抗知识产权第三人,因此该约定对权利第三人是无效的。该条约定,实质上是要投标人对招标人对知识产权的保证条款,这是允许的。投标方保证标书不侵犯他人的知识产权,是投标方的法定义务,这在《合同法》第150条、第349条都可以看到这种法律精神。如果中标方因为侵犯他人知识产权导致招标人受到损害的,招标人可以向中标方索赔,但不能对抗第三人。招标人作为使用人,是否对提供方的侵权行为免责,取决于两个因素,一个是看招标人对中标书侵犯知识产权是否存在过错;一个是看是否存在法律规定无过错责任适用的情形。如果知识产权权利人能够证明,招标人具备两者任何一种情形,招标人也就应当承担相应的责任。
    四、工程招投标中如何保护知识产权?
    根据以上分析,招投标中的知识产权的法律问题还是比较复杂的,不同情形产生不同的法律后果,因此这就需要招投标双方都要重视。价格,越来越成为工程中标的次要因素,知识产权(技术方案)越来越成为成功中标的关键砝码,可以预见将来工程招投标的知识产权也会越来越成为关键因素。建议招投标方都能把知识产权问题,单独作为工程招投标的必要合同来看待,甚至单独起草制订有关知识产权的文件或合同。
    对招标方来讲,第一,应当在招标书、工程合同中都明确和提醒有关投标人对标书知识产权合法性的保证义务,防止没有尽到提醒义务导致格式合同条款无效,或者因过错责任承担法律责任。第二,要求投标方提供标书中相关知识产权的权利证书。第三,对未中标的知识产权使用,应当给予合理的对价,防止无偿使用的违法后果。第四,对需要独家使用或转让的知识产权,一定要明确范围,防止发生争议纠缠不清。
    对投标方来讲,第一,投标前有关知识产权需要进行登记或备案的,最好预先登记或备案。第二,投标方把标书中有关知识产权的权利证书等,最好作为标书附件提供。这样既可以显示履行保证义务的诚意,也可以明确双方知识产权的归属。第三,如果不同意招标方提供的未中标有偿使用对价或者无偿使用的,一定要在标书中明确提示对方禁止使用有关知识产权,以此来对抗否定招标中“未中标有偿使用和无偿使用”的条款。第四,确需转让或由招标方独家使用的,最好签订合同办理有关手续。第五,可以在标书中首页上,醒目地引用《合同法》第43条:“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密,无论合同是否成立,不得泄漏或者不正当使用。泄漏或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。”


发表时间:2005/3/7