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崔春花、赵晶:最高院最新“涉外定牌加工”判决对外贸领域的影响

发布日期:2020-05-14
崔春花

北京德和衡律师事务所

联席合伙人


赵  晶

北京德和衡律师事务所

高级联席合伙人



每年4月,中国海关和最高人民法院都会同期发布前一年度典型知识产权案例。今年最高院发布的2019年典型案例之一——“本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案〔最高人民法院(2019)最高法民再138号民事判决书〕”中,涉案侵权商品在申报出口时被海关扣留,之后案件又经历了一审、二审、再审共计三年半年时间。2019年9月,最高院做出境内涉外定牌加工企业构成侵权的最终判决。该判决与以往类似案件判决结果有所不同,很有可能对外贸生产企业产生深远影响。就此,北京德和衡律师事务所海关法专业律师赵晶与知识产权专业律师崔春花展开一场对话。

01

知识产权海关保护


 赵

崔律师,您是资深的知识产权律师,尤其在商标法领域有很多研究成果和实践经验,应该会很关注每年最高院发布的十大知识产权案件吧?


 崔 

是的。虽然中国不是判例法国家,但最高院的裁判思路通常会对全国法院审理同类案件有指导作用,尤其是每年的十大知识产权案件,其裁判思路很可能成为各地法院裁判的标杆,所以我们都会特别研究。赵律师是海关法专业律师,为什么也会关心最高院关于知识产权案件的判决呢?


 赵

是这样的,中国有非常多从事加工贸易的企业,其中有很大比例涉及定牌加工,也就是中国境内企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托加工产品,贴附其提供的商标,再将产品出口交付给境外委托人。此次最高院发布的典型案例之一“本田技研工业株式会社(以下简称“本田公司”)与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司(二公司以下简称为”恒胜公司)侵害商标权纠纷案〔最高人民法院(2019)最高法民再138号民事判决书,以下简称“最高院138号判决”〕”中,缅甸美华公司授权国内恒胜公司加工生产“HONDAKIT”标识的摩托车就是典型的涉外定牌加工模式。但涉案产品在申报出口时,被昆明海关下属瑞丽海关扣留,后续又引发商标侵权纠纷民事案件。该案案情与我之前所代理的案件有很多相似之处,但法院的最终判决却大相径庭。考虑到这是最高院的判例,我推测这个判决可能会对从事涉外定牌加工的企业产生较大的影响,所以特别想跟您深入讨论一下,也好给我的客户发出相应的风险提示。


 崔 

是的,这个案子最初的发端是海关对恒胜公司申报出口的货物进行了扣留。我知道您经常向客户提供知识产权海关保护服务,您能讲下海关具体是怎样行使保护职能的吗?


 赵

好的。知识产权海关保护是指在货物进出境时,由海关对侵权货物进行扣留、调查乃至处罚的行政管理行为。海关的知识产权保护有两种方式,一是依职权保护,也就是主动保护,指知识产权权利人已经向海关总署进行了知识产权备案,海关根据备案的知识产权权属及商品信息、侵权人信息、侵权货物信息,依照职权主动中止涉嫌侵权货物的通关程序,通知有关知识产权权利人,并根据知识产权权利人的申请对涉嫌侵权货物实施扣留、调查,并对侵权货物的收发货人实施行政处罚。


 崔 

最高院138号判决中海关采取的是主动保护职能吗?


 赵

是的。从判决书查明的事实看,瑞丽海关在2016年6月28日发现了恒胜公司申报出口的涉案货物,认为涉嫌侵犯本田公司的知识产权,遂通知了本田公司,后瑞丽海关还做出了调查结论。从这个流程上看,海关应该是采取了主动保护措施。


 崔 

那么被动保护有什么不同之处呢?


 赵

被动保护,也就是依申请保护,指虽然知识产权权利人并未在海关总署进行知识产权备案,但权利人发现侵权货物即将进出口时,仍然可以直接向海关提出申请,要求海关对涉嫌侵权的进出口货物进行查扣。但海关对依申请扣留的侵权嫌疑货物不进行调查,知识产权权利人需要就有关侵权纠纷向人民法院起诉。如果海关未在法律规定时限内收到法院协助执行的通知,其将放行货物。


 崔 

也就是说,海关在实施主动保护时,会对进出口货物是否侵权做出实质性的调查,并可能给予侵权人行政处罚;而实施被动保护时,海关仅根据知识产权人的申请对货物进行查扣,但是并不会进行调查?


 赵

您总结得很对,主动保护和被动保护,两者差异还是比较大的,您可以看看下面这个对比表。我们通常都会建议权利人尽早向海关总署申请知识产权备案,这样海关就有了实施主动保护的可能。



 崔 

上表中海关实施知识产权保护时对货物的扣留时间,为什么最长只有50个或20个工作日呢?


 赵

关于海关对货物的扣留时间,《中华人民共和国知识产权海关保护条例》二十四条有明确规定,主动保护下海关不能认定侵权的,如果海关没有在扣货50天内收到法院协助执行通知,海关应放行货物;被动保护下,如果扣货20天内海关没有收到法院协助通知的,海关应放行货物。


 崔 

您刚才提到的“主动保护下海关不能认定侵权”是什么意思呢?


 赵

对于海关主动保护触发的案件,海关会依职权对货物是否侵权做出调查,调查有三种可能的结果—认定侵权,并对侵权人进行罚款;认定不侵权,放行货物;不能认定是否侵权,告知权利人如果海关自货物扣留之日起50天以内没有收到法院的协助执行通知,货物将被放行。最高院138号判决案件即是第三种情况,瑞丽海关向权利人出具的《关于侵权货物调查结果通知书》称“对于该批出口的摩托车是否构成侵权,海关难以认定”。实践中,如果案件存在涉外定牌加工或其他复杂情节时,海关经常会出具该类调查结果。原因是海关作为进出口货物的监管部门,虽然具有知识产权边境保护的职能,但并不是知识产权管理的专门机构,所以实践中海关对货物侵权与否的认定是非常谨慎的,如果权利人和涉嫌侵权人之间存在较大的争议,海关会认为通过司法渠道解决是更合理的方式。

 

 崔 

有道理。您之前经历的案件是不是也经历了和最高院138号判决相同的过程?

 

 赵

是的。我曾经代理过一个很典型的涉外定牌加工案例,案情比较复杂,涉及多个连环诉讼,但只经历了二审,并没有到最高院再审。为了便于讨论,我将案件中与138号判决案件的相似处做个总结:我的客户C公司系英国公司,在中国境外多国拥有W商标权,中国境内F公司受C公司委托生产贴附有该商标的商品。W商标权在中国境内所有人为E公司,且其在海关取得了备案。后F公司产品在不同口岸申报出口时,屡次被不同海关扣留,E公司声称F公司侵权。因案件背景复杂,相关主体之间争议很大,因此各海关在调查后都出具了不能认定是否侵权的结论。后E公司在法院起诉F公司,法院最终判决F公司不构成侵权。但不幸的是,虽然判决结果是F公司不侵权,但作为实际货主的C公司,却因为货物长期、大量滞留中国,导致其在境外的多个销售合同无法正常履行,资金链断裂,最终C公司只能宣告破产。


 崔 

看来海关保护加民事审判这个组合,威力确实蛮大的。


 赵

是的,在服务C公司时,我查询到大量判定涉外定牌加工不构成侵权的司法判例,而本案的判决结果也是F公司不构成侵权,这就是为什么我会格外关注最高院138号判决的原因。在此之前,我认为涉外定牌加工业务在满足如下条件时,是比较安全的,但最高院138号判决结果却让我对此有所动摇:



 崔 

明白您为什么关心最高院138号判决了,我同意您的观点,从事涉外定牌加工的企业确实非常有必要知晓这份判决的意义。

 

02

“涉外定牌加工”的司法实践

 崔 

最高法院针对涉外定牌加工相关案件曾经有两份具有指导意义的案例,均未认定被委托人侵权。2014年最高院做出(2014)民提字第38号判决书(“PRETUL”商标案),判决思路为:当被诉侵权行为构成涉外定牌加工时,由于产品全部出口至境外,贴附的商标在中国不发挥识别功能,应不视为在中国的商标性使用,故不认定为商标侵权。2016年,最高院又做出(2016)最高法民再339号判决书(“东风”商标案),判决思路为:涉外定牌加工的产品全部用于出口,不进入中国市场销售,并未影响国内商标权利人注册商标在国内市场上的正常识别区分功能,不会导致相关公众的混淆误认。在国内出口商对外国权利人商标权尽到合理审查注意的前提下,涉外定牌加工一般不被认定为构成商标侵权。2014及2016年之后,各地方法院的裁判思路也大体上倾向于认同以上最高院判决的思路。


 赵

您能具体分析下最高院138号判决的裁判思路和上述两个判决有什么不同吗?

 崔 

最高院138号判决的裁判思路,相当具有开创性。具体包括三点:

 

第1点:最高院对涉外定牌加工是否构成商标使用的判定有很大的转变。该案的二审判决以及(2014)民提字第38号判决书(“PRETUL”商标案)等在先判例和司法实践中均认为在涉外定牌加工和出口中使用商标不构成商标法意义上的商标使用行为 ,但138号判决确立了关于涉外定牌加工和出口行为构成商标使用的新原则,从而使涉外定牌加工被判定为商标侵权从理论上成为可能。

 

(1)对《商标法》第四十八条规定的商标使用的概念重新进行解释: 认为在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用属于商标法意义上的商标使用。虽然涉外定牌加工产品只在中国生产和出口,没有在中国进入流通环节,但生产、贴牌这种行为本身已经使商标具备了区分产品来源的功能,故仍然属于商标使用的范畴。

 

(2)对于相关公众的定义也有扩展:认为涉外定牌加工商品在运输等环节的经营者也属于相关公众。因此,涉外定牌加工商品即使仅仅用于出口,也存在让相关公众接触的可能性,从而使商标可以发挥其区分商品来源的功能。

 

(3)突破传统概念中商标权的使用地域限制:认为随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能。同时,随着中国经济的不断发展,中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于贴牌商品也存在接触和混淆的可能性。因此,涉外定牌加工商品即使仅仅用于出口,也存在让相关公众接触的可能性,从而使商标可以发挥其区分商品来源的功能。


 赵

您的意思是虽然涉外定牌加工的所有产品全部出口境外,不会在中国境内直接接触到最终消费者,但最高院认为商品在境内已经接触到诸如承运人这类公众,且商品出口后还有可能回流中国,存在造成消费者误认的可能,所以最高院认为涉外定牌加工和出口行为已经构成了对商标的使用,属于侵权行为?

 崔 

您的结论是正确的。不过,我认为最高院推论的根源是,商标从商品生产完成之时其实就具备了区别商品来源的可能性,因此商品生产环节已属于商标性使用。接触到诸如承运人,且商品还有可能回流中国等都是商标具体发挥区别商品来源功能的情形之一。至于导致误认,则是上述商标发挥其功能导致的结果,也是我下面要阐述的,构成商标侵权的另一个要件。

 

第2点:最高院138号判决认为涉外定牌加工的产品被相关公众接触后如果有导致混淆的可能,就构成商标侵权,否定了涉外定牌加工是侵犯商标权的除外情形。该案的二审判决以及(2016)最高法民再339号判决书(“东风”商标案)等先判例和司法实践中均认为涉外定牌加工的产品全部用于出口,不进入中国市场销售,并未影响国内商标权利人的注册商标在国内市场上的正常识别区分功能,不会导致相关公众的混淆误认。如果国内出口商已对外国权利人商标权尽到合理审查和注意的,涉外定牌加工一般不被认定为构成商标侵权。但138号判决确立了关于涉外定牌加工和出口行为是否构成商标侵权的新原则。

 

在涉外定牌加工构成商标使用这一认定的前提下,最高院又进一步阐明认定是否构成商标侵权,应该以是否具有混淆可能性为标准,而非以实际造成混淆为标准来判断。因此,只要被诉商标与国内商标权人的商标构成近似且商品为类似商品,就可以判断出是否具有混淆可能性, 而不需要再考虑是否实际造成混淆的因素。结合第1点中,最高院对相关公众和使用地域的解释,即可以得出结论:即使涉外定牌加工产品全部用于出口,仍然存在被相关公众实际接触并引发混淆可能性,因此涉外定牌加工可能构成侵权。

 

至此,判断涉外定牌加工和出口行为是否构成商标侵权已经与判断其他情形下的商标侵权标准没有区别,即满足常规商标权侵权判断的构成要件,就可以被认定为侵权。就此最高院还特意强调,不应把涉外定牌加工方式作为侵犯商标权的除外情形直接加以排除。


 赵

看来之前外贸企业,包括我个人认为的涉外定牌加工这种业务形式被认定为侵权可能性较低这一思维定式需要改变了。那么,提交外国商标权利人的商标权属证明以及外国权利人的商标使用授权是不是也于事无补?

 

 崔 

是的。这正是我要谈到的第3点要点:境外商标注册及授权不再是不构成商标侵权的合法抗辩理由。

 

如前所述,以前的裁判思路中,在国内被委托人已对外国权利人商标权尽到合理审查注意义务的前提下,涉外定牌加工通常可以作为商标侵权的除外情形。因此,实践中,如果涉外定牌加工中的国内被委托人能够提交外国商标权利人的境外商标权属证明以及外国权利人的商标使用授权, 通常就会被认为已经尽了相应的注意义务,没有损害国内商标权人的实际利益,从而成为其不构成商标侵权的抗辩理由之一。本案二审法院提到恒胜公司生产涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权,也是基于以上逻辑,认为这样恒胜公司就尽到了合理注意义务,没有损害本田公司的实际利益,因而其涉外定牌加工行为不侵犯本田的商标权。但这个抗辩被最高院否定。

 

最高院在138号判决中明确指出 “商标权作为知识产权,具有地域性,对于没有在中国注册的商标,即使其在外国获得注册,在中国也不享有注册商标专用权,与之相应,中国境内的民事主体所获得的所谓’商标使用授权’,也不属于我国商标法保护的商标合法权利,不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。”

 

由此可见,由于涉外定牌加工作为不侵权的例外情形已经被否定,以此作为前提的尽到合理审查义务以及境外商标注册和授权都已经不能够作为合法的抗辩理由。


 赵

果然是知识产权专业律师,您从商标案件的角度给我的解释,让我更加清楚的了解了最高院138号判决确实可能会对对外贸企业造成很大影响。但我很好奇,为什么同样是最高院的判决,裁判思路会有这么大的改变呢?

 

 崔 

您的这个问题很好。我认为最高院裁判思路的变化与我国经济形势的发展、国际贸易形势的变化以及我国知识产权司法保护需求在逐步转变有关。自改革开放后,涉外定牌加工贸易曾是我国对外贸易的重要方式,地位举足轻重,因此在司法实践中对这种贸易形式一直给予了特殊的保护,几乎是作为一种商标侵权的例外情形被区别对待,即通常情况下不认定为侵权。如今,我国经济发展方式已从高速增长向高质量发展转变,涉外定牌加工在国际贸易中的比重也越来越低;与此同时,国内自主知识产权产品及民族品牌兴起并不断发展壮大,对知识产权的创造、运用、保护和管理变得更加重要。总体而言,对于国内外权利主体依据相同的规则进行平等的保护,避免给予某种贸易形式特殊保护是大势所趋,有利于维护我国法律制度的统一性、引导国内外主体尊重并重视我国的法律规定,进而促进平等市场主体之间的公平竞争和创造稳定的法制环境。


 赵

明白了。那么,如果未来最高院138判决的裁判思路被全国法院贯彻,是否意味着从事定牌加工业务的企业法律风险会变大?

 崔 

据我目前的查询,最高院138号判决后还没有新的涉外定牌加工案件裁判文书被公布,因此这份判决的裁判思路是否会被全国法院仿效尚未可知。但如果其裁判思路被推广,则涉外定牌加工案件的走向可能会有大的变化,相关企业侵权法律风险也将增大。

 

首先,对国内被委托人而言,当涉外定牌加工的商标与中国国内注册商标构成近似,且用于相同/类似商品上时,国内商标权利人提起诉讼的可能性会变大,且法院认定被委人加工及出口行为构成侵权的概率也会大幅提高;第二,国内被委托人的审慎义务范围将进一步扩大,不仅要审查委托方是否拥有境外商标权,还要审查其是否有中国境内商标注册或者相关权益,如果没有相应权利,则可能面临侵权风险;第三,境外委托方仅凭在外国已取得商标注册或“商标使用许可”即授权国内主体生产和出口商品,而并不享有在中国的注册商标权或者其他与定牌商标有关的在先权益(在先使用、著作权、驰名商标、商号权等权利)时,境外委托方、国内被委托人都可能面临侵权风险。


03

向涉外定牌加工相关企业提出的建议



 赵

崔律师给涉外定牌加工相关企业提出的警示非常重要,那么我们假设最高院138号判决的裁判思路将在未来被推广,作为资深的知识产权律师,您对企业有什么建议吗?

 

 崔 

对境外委托方而言,不仅需要防范自身侵权风险,还要避免因被委托人侵权而引发的其他风险。不同情况和时点下,应注意的事项有所不同。

 

授权前:中国商标注册以注册制为原则,且按注册样式和类别/商品进行保护,因此境外委托方如果在授权前并没有中国的注册商标,则应尽早、且在尽可能宽的范围内在中国进行商标注册申请并申请海关备案;商标注册申请期较长,如果授权方希望尽早在产品上使用,则应在实施授权之前,先行查询是否有在先权利障碍(是否已有他人在相同/近似商品上先行注册了相同/近似商标),如果没有,则可以考虑在注册成功前即使用;如果有,则应考虑先进行障碍清除,在获得商标权以后再进行使用。如果境外授权方在授权前已经获得核心商品商标注册,那么则应注意维护商标权的有效性,方式包括但不限于及时续展、应对可能的撤销、无效等。

 

授权时:与被授权方签署合作协议时,应就商标权归属、防止恶意抢注等做出清晰的约定。

 

授权后:应密切注意和监督被授权方使用注册商标的规范性,防止其不当使用造成的侵权风险;及时变更海关备案,添加被授权方信息,以保证相关产品出口通关顺利;如果货物出口时被海关扣留,则联合被委托人及时与海关取得联络,提出不侵权的主张、意见和证据,在必要时考虑起诉或在第三方起诉时及时应诉。


 赵

崔律师日常接触很多境外客户,您的建议应该对境外委托方非常有价值。在涉外定牌加工业务中,境内的被委托加工企业通常只收取委托方少量加工费,但其又是产品生产者和出口商,也是侵权法律风险的直接承受人,可以说,他们承担的风险和收益是不匹配的。在这种情况下,被委托方应特别关注可能的侵权风险,所以您也给加工企业提供一些建议吧!


 崔 

您说得非常对,加工企业应将预防侵权风险作为非常重要的工作。

 

合作关系确立前:应严格审核境外委托方商标权利情况,如果在中国有注册商标,且商品保护范围已覆盖其授权加工的类别及商品,商标也在有效期限内,且无明显纠纷以及侵权风险,则可考虑签署合作协议;如果境外委托方尚无中国注册商标,则应查询是否有其他在先权利障碍,并要求委托方通过注册或者其他程序(如转让)尽快获得商标权,在未完成上述程序前,不建议开展合作。

 

获得授权时:境外委托方在中国已有注册商标的,加工企业应在签署授权协议时,谨慎审查授权内容,如商标、商品、权利人等是否与其注册商标涵盖的范围一致、授权期限是否在商标有效期内;可以考虑在协议中约定保证条款,要求境外委托人对维护注册商标权利的有效性及授权的有效性承担保证义务,还可以约定委托方应承担因商标授权瑕疵和第三方商标侵权指控带来的损失等内容。

 

在境外委托方尚无中国注册商标,也未查询到明显侵权风险,同时确有合作必要的情况下,建议在协议中增加境外委托方的保证义务,要求境外委托方在一定期限内申请并获得中国境内商标注册,并在取得注册后完善后续授权程序、维护其注册商标权利的有效性、授权的有效性,同时约定由委托方承担因商标授权瑕疵和第三方商标侵权指控带来的损失等内容。

 

获得授权后:应督促和确认境外委托方尽快完成商标许可备案和海关备案手续;加工企业需要严格规范使用授权商标,如果货物出口时被海关被扣留,则联合境外委托方及时与海关沟通,在必要时积极起诉或应诉。

 

 赵

非常感谢崔律师,咱们今天的讨论已经很深入了,也给我很多启示。未来如果外贸企业有知识产权方面的问题,一定再向您请教。


 崔 

外贸领域的知识产权保护非常重要,需要外贸领域和知识产权领域律师合作为客户提供服务,也很感谢您提供的有价值的信息。



转自“海关出版“微信公众号



崔春花北京德和衡律师事务所联席合伙人、资深知识产权律师崔律师主要领域为知识产权,商标、版权、域名、反不正当竞争及商业秘密、特许经营等,擅长涉外业务。 崔律师曾处理各类知识产权案件几千件,服务过的客户包括:敦煌网、三星电子、韩国SK、中粮、伊利诺伊工具制品公司、琼斯服装集团(名下品牌包括NINE WEST等)、葛兰素史克、西班牙皇家马德里等,行业涉及互联网、影视传媒、体育、娱乐、文化、游戏、电子、化学、机械、服装、化妆品、食品、药品等。崔律师同时是北京知识产权局12330项目知识产权导师;多次参加国际商标协会的年会,并曾在韩国在华知识产权专家协会(IPMS)举办的会议中进行演讲。


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赵晶,北京德和衡律师事务所高级联席合伙人,在加盟德衡律师集团前,曾在海关总署政法司、中国电子口岸数据中心、某直属海关工作。赵律师在为进出口企业提供服务方面经验尤为突出,其服务包括关税筹划、进出口流程设计、相关商务协议的起草和审核、关务风险评估、与海关进行价格、归类磋商、协助企业应对海关稽查、海关行政处罚案件代理、刑事案件代理、国际贸易纠纷代理等。


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